In un sistema economico sempre più competitivo, assume importanza fondamentale per l’impresa registrare un proprio marchio, quale segno idoneo a distinguere i propri prodotti o i propri servizi da quelli di altre imprese, operanti all’interno del medesimo mercato.

Il marchio, per poter assolvere a tale funzione, deve possedere i requisiti, fissati nel codice della proprietà industriale, consistenti nella novità, distintività, liceità, e deve essere suscettibile di essere rappresentato graficamente. La novità è l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da un segno uguale o simile. La novità, peraltro, non fidetta qualora il marchio precedente sia scaduta da oltre due anni (tre se trattasi di marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale.

L’utente ha la possibilità di consultare preventivamente le banche dati, al fine di conoscere se il marchio che intende registrare sia nuovo. In proposito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi o presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura esistono banche dati, che raccolgono i marchi registrati, normalmente distinte per tipologia di registrazione: nazionale, comunitaria od internazionale.

Così, ad esempio, se si desidera registrare il marchio solamente in Italia, bisognerà investigare sia tra i marchi nazionali già registrati presso l’UIBM, sia tra quelli comunitari registrati presso l’UAMI, ai sensi del regolamento comunitario n.40/94/CE, sia tra quelli internazionali – registrati presso l’OMPI – ed aventi tra i paesi designati l’Italia.

Il controllo andrà, poi, allargato al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio e consultabile presso qualsiasi sede, in cui è possibile accertare se esistono delle ditte, della ragioni e denominazioni sociali eventualmente di ostacolo alla registrazione.

Un ulteriore accertamento dovrà , infine, interessare il mondo di Internet, e potrà essere condotto anche direttamente dall’impresa, per mezzo di una libera interrogazione dei siti che consentono di effettuare una visura dei domain names assegnati.

Tra le banche dati specializzate nei marchi registrati, consultabili gratuitamente, si segnalano quella nazionale dell’UIB; e quella dei marchi comunitari, posta a disposizione dell’UAMI. Per quanto concerne la distintività, altro requisito richiesto dall’ordinamento ai fini della registrazione del marchio, essa consiste nella capacità di distinguere un proprio prodotto o servizio da quello altrui.

La logica seguita dal legislatore nell’impedire la registrazione di marchi non distintivi è quella di preservare il campo da situazioni di monopolio sulle denominazioni generiche dei prodotti o servizi.
Il marchio sarà lecito, infine, se il segno che esso rappresenta non è contrario a disposizioni normative, all’ordine pubblico o al buon costume e non è ingannevole.

Il marchio, infatti, affinché possa godere della tutela normativa, non deve ingannare il consumatore, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti, che esso contraddistingue.

Normalmente si è portati a pensare al marchio come ad una espressione denominativa o figurativa, o ad una combinazione di questi due aspetti: in realtà deve sottolinearsi che esiste la possibilità di registrare come marchi anche segni non tradizionali, quali un suono, le combinazioni e le tonalità cromatiche, la forma del prodotto, purché questi segni siano suscettibili di rappresentazione grafica.

Inoltre, per i marchi di forma, la loro registrazione è consentita se la forma non sia:
• imposta dalla natura stessa del prodotto;
• necessaria per ottenere un risultato tecnico;
• idonea a conferire al prodotto un valore sostanziale.

Riguardo al deposito della domanda di registrazione di un marchio nazionale, si precisa che si potrà consultare il sito internet dell’UIBM disponibile al seguente link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia

In particolare, oltre all’indicazione del marchio, che si intende registrare, dovranno essere indicati i prodotti e/o servizi, che il marchio stesso deve contraddistinguere.

La concessione della registrazione da parte dell’UAMI avviene a seguito di un accurato controllo, che coinvolge anche la maggior parte degli uffici nazionali, il che rende il marchio comunitario un titolo particolarmente apprezzato.

Anche in tema di marchi, si può parlare di procedure di registrazione internazionali, e più precisamente di quelle istituite con l’Accordo di Madrid e con il Protocollo ad esso relativo. Si tratta di una procedura svolta presso l’OMPI, che riceve le domande pre il tramite degli Uffici nazionali.
Lo scopo di questa procedura è di consentire a chi abbia inoltrato una domanda di registrazione nazionale di marchio, o sia già titolare della registrazione stessa, di estendere la tutela del marchio a tutti quegli Stati che hanno aderito all’Accordo e/o al Protocollo con un’unica domanda senza dover instaurare ex novo singole procedure di registrazione per ciascuno degli Uffici nazionali esteri.

Là dove, poi, si attivi la procedura internazionale entro 6 mesi dalla presentazione della domanda nazionale, si potrà beneficiare del diritto di priorità.

L’ordinamento giuridico prevede una limitata tutela anche del marchio di fatto. Infatti, in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà meramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare a fare uso del marchio, anche nella pubblicità, nei limiti esclusivi del pre-uso, là dove la notorietà raggiunta dal segno sia prettamente locale, nonostante il segno stesso sia stato registrato da altri.

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